国际专利许可合同中不质疑条款的规制与起草

不质疑条款(No-challenge Clause)是指在专利权许可协议中，禁止被许可人对许可的专利权等知识产权的有效性和可强制执行性提出异议的条款[1] 。不质疑条款(No-challenge Clause)在实践中亦称不争议条款（No-Contest Clauses），专利技术许可中的不质疑条款是专利权人利用其市场优势或被许可人的两难境地，为保证其专利稳定、维持其市场利益而采取的一种举措[2] 。

不质疑条款作为知识产权许可协议的一部分，应受知识产权法的规制。知识产权是一种合法的垄断，权利人的独占地位得到法律的保障。然而，如果专利权人的独占程度超出了保护权利的必要，具有“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形，则构成对知识产权的滥用，而受不正当竞争法的规制。所以，基于知识产权权利的属性及社会公共利益保护的要求，不质疑条款的效力评价，应以知识产权法和不正当竞争法的双重价值体系为标准。

一、我国法律对不质疑条款的规制

最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2005（以下简称“解释”）第10条第（六）款规定，在技术许可或转让过程中，“禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件”属于合同法第三百二十九条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形。知识产权的有效性是知识产权许可的前提，《解释》明文禁止“非法垄断技术、妨碍技术进步”的不质疑条款。国家工商总局2015年4月7日发布的第74号规定《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》（以下简称“规定”）继承了《解释》对不质疑条款的否定态度。《规定》第十条规定，“具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，实施下列附加不合理限制条件的行为，排除、限制竞争：……（二）禁止交易相对人对其知识产权的有效性提出质疑；……”。并且，《规定》第十二条第三款完善了不质疑条款的规制体系，明确规定了专利联营情形下不质疑条款的效力：“具有市场支配地位的专利联营管理组织没有正当理由，不得利用专利联营实施下列滥用市场支配地位的行为，排除、限制竞争：……（四）禁止被许可人质疑联营专利的有效性；……”。

 二、各国对不质疑条款的法律规制

美国联邦司法判例：

迄今为止，美国法律未对专利技术许可中的不质疑条款作出明确规定，对不质疑条款的态度及法律规制情况主要通过相关判例体现。在Lear诉Adkins案之前，美国法院就不质疑条款秉承禁止反悔的原则，即若被许可人通过许可合同接受许可并继续使用被许可的专利技术，则法律禁止被许可人在许可费诉讼中就专利的有效性提出质疑[3] 。根据该原则，即使合同双方未在合同中约定不质疑条款，被许可人亦禁止对合同中专利的效力提出质疑[4] 。美国联邦最高法院在1969年Lear诉Adkins一案中，推翻了适用于被许可人的禁止反悔原则，强调思想的充分自由竞争更有利于重大公共利益。因联邦专利政策权威高于州合同法的基础原则，美国各州法院自Lear诉Adkins案之后普遍认为许可合同中的不质疑条款应当被认定为无效，且被许可人仅能停止支付许可费之后在许可合同违约诉讼中对专利的效力提出质疑[5] 。美国联邦最高法院在2007年Medlmmune诉Genentech一案中再次完善了不质疑条款的法律规制，认为专利权被许可人在不终止许可合同继续支付许可费的情况下，也可提起专利无效诉讼[6] 。但是由于Medlmmune诉Genentech一案中并未涉及不质疑条款，所以最高法院未在本案对不质疑条款的效力进行评价。2012年7月10日，第二巡回法院就Rates Technology v. Speakeasy 一案公布了法院判决，认为根据Lear 案判决产生的公共政策原因，专利许可协议中的不质疑条款是无效的[7] 。虽然该判决仅适用于认定诉前和解协议中的不质疑条款，但是Medlmmue案的判决对不质疑条款掩盖的无效专利可能阻碍竞争、损害创新的观点进行了明确的重申，所以美国知识产权学者认为Medlmmue案标志着将来许可协议中禁止就专利效力提出异议的不质疑条款极有可能被判定无效。但是，目前在笔者经手的诸多适用美国法的专利许可协议中，不质疑条款（No-Challenge Clause）仍是普遍存在的。

欧盟TTBER条例：

欧盟委员会之前认为不质疑条款因违反《建立欧洲共同体条约》（即《罗马条约》）第81条第（1）款而应认定无效[8] ，该观点在Windsurfing一案的判决中得到确认，其论据是不质疑条款不属于知识产权法保护的特定内容[9] 。欧盟2004年颁布了《关于技术转让协议适用条约第81条第3款的772/2004号条例》（COMMISSION REGULATION (EC) No.772/2004 of 27 April 2004 on the Application of Article 81 (3) of the Treaty to Categories of Technology Transfer Agreements）(以下简称“TTBER”)，完善了前述《建立欧洲共同体条约》。根据现行的TTBER的第5(1) c)条，被许可人就工业产权作出的不质疑承诺不受豁免。

欧盟委员会认为如果被许可的技术具有重大价值，并且被禁止使用该技术或者只能通过支付许可费获得该技术会使企业在竞争中处于劣势地位，这种情况下第81（3）条的前提条件将无法满足。所以，若不质疑条款不符合第81(3)条所列举的豁免条件，则其依据第81（1）条的规定将不质疑条款无法得到强制执行。欧盟委员会还认为被许可人通常最具有判断一项知识产权是否有效的优势，而清除无效的知识产权符合公共利益[10] 。由于共同体法律的绝对优先性，该原则现已成为所有欧盟成员国国内法的组成部分[11] 。

欧盟对就专有技术（Know-how）作出不质疑承诺则更倾向于较宽容的态度，并意欲允许并承认Know-how不质疑条款的效力。原因在于Know-how技术仅受商业秘密的法律保护，一旦披露即无法恢复其保密性[12] 。并且，被许可人承担对Know-how技术的不质疑义务将有利于促进新技术的传播，尤其将促使处于弱势地位的许可人向处于强势地位的被许可人颁发许可而无需担心处于强势地位被许可人获取并吸收了Know-how技术后再提起专利有效性的质疑。

对和解协议和非主张权利的协议而言，欧盟明确的观点是此类协议的不质疑条款普遍不适用第81（1）条，即承认此类协议不质疑条款的效力。在Bayer案中，欧盟表示若以下条件得到满足则其将倾向于承认不质疑条款的效力：（i）如果不质疑条款属于法庭和解协议的合同条款；（ii）协议未包含其他限制条款；（iii）不质疑条款仅涉及所许可的技术；（iv）所许可的技术极可能有效[13]。

TRIPS协议：“TRIPS”协议是《与贸易有关的知识产权协议》（AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS）的简称，是知识产权保护的国际标准。TRIPS协议仅于第40条第2款中有涉及不质疑条款的笼统规定：“本协议的规定，不应阻止成员在其国内立法中具体说明在特定场合可能构成对知识产权的滥用，从而在有关市场对竞争有消极影响的许可证贸易活动或条件。如上文所规定，成员可在与本协议的其他规定一致的前提下，顾及该成员的有关法律及条例，采取适当措施防止或控制这类活动。这类活动包括诸如独占性返授条件、禁止对有关知识产权的有效性提出异议的条件、或强迫性的一揽子许可证。”TRIPS协议主要是授权其成员可根据本国家和地区的实际，规定在特定情况下构成对知识产权的滥用、对竞争有不利影响的做法或条件，其中，对不质疑条款进行评判即是被授权的内容之一。TRIPS协议中“特定情况”的表述表明，TRIPS对知识产权的滥用、对竞争有不利影响情形的判定适用的是合理原则，不质疑条款是否有效需根据具体情况分析[14]。

三、不质疑条款在国际专利许可合同中普遍适用

在世界经济以知识作为发展动力的今天，我国缺少如美国、日本、西欧等核心技术创新国的自主创新能力、是国际上主要的技术引进国之一。从我国的市场机构和技术水平看，分散、不规模的状态仍然是一痼疾，而实力强大、拥有技术竞争优势的往往是国外的跨国公司，为了能顺利且经济地引进新技术，在国际专利许可实践中我国处于谈判弱势地位的被许可方往往自愿接受不质疑条款的限制，对不争议条款作出妥协[15] 。并且，目前我国知识产权政策的着眼点仍然是促进新技术的传播和使用，对不质疑条款的反垄断法审查态度并不那么强硬和严格。当前自由公平竞争、防止垄断的法制目标输给了权利人的许可信心、促进了新技术的传播使用。

国际专利许可合同大部分条款的解释，依据国际惯例应受专利注册地法律管辖，尤其是对条款效力的解释。并且，许可专利权利的创建、存续状态、保护期限、转让及许可规则等知识产权保护相关条款，合同双方无权通过合同协议选择适用注册地以外的法律。基于上述原因，实务中多数国际专利许可合同的知识产权保护相关条款受诸如美国、日本、西欧等技术注册地的法律管辖，而美国联邦判例、欧洲TTBER条例及TRIPS协议等对不质疑条款的效力均尚未形成统一的评判标准或规则，须依据个案酌情判定，所以专利所有人（许可人）为追求知识产权权益保护的最大化，在国际专利许可实践中仍普遍适用不质疑条款。

四、有效的不质疑条款的起草建议

不质疑条款在国际专利许可实务中普遍存在。我国法律法规对不质疑条款始终秉承否定的态度且已通过《规定》第十条及第十二条再次明确不合理限制、排除限制竞争的不质疑条款无效，但是对不质疑条款的效力认定尚未形成统一的国际评判标准或规则，美国相关联邦判例、欧盟TTBER条例及TRIPS协议等仅为不质疑条款的效力判定提供了原则性的指导标准。因国际专利许可合同的管辖法多为美国或欧盟等国家的法律，所以国际专利许可合同不质疑条款的起草应遵循美国判例法、欧盟TTBER条例及TRIPS协议等现行认同的原则及标准。鉴于此，笔者下文将就依国际惯例如何起草有效的国际专利许可合同不质疑条款提出些许经验及建议。

在实务中，经常遇到类似“During the time of this license agreement, licensee shall not challenge the validity of the licensed Intellectual Property or file an action for this purpose or support third parties in such a challenge”的不质疑条款。虽然各国对专利等知识产权的态度不同，不质疑承诺滥用知识产权的认定亦需根据具体情况个案认定，但是根据当前美国判例法、欧盟TTBER条例及TRIPS协议等确认的原则及标准，此起草方式在国际技术许可中存在被认定无效的风险。

鉴于Know-how技术保密的商业秘密特征，实务中普遍允许涉及Know-how技术的不质疑承诺，所以国际专利许可合同的不质疑条款仅应明确约定被许可人对Know-how技术的不质疑义务。其次，许可人终止合同的权利亦是被普遍保护的，所以就许可专利而言，为保护专利许可人的合法权益，应在不质疑条款中约定若被许可人对许可专利的有效性提起异议或撤销程序，则许可人有权终止合同而无需另行通知。再次，不质疑条款约定对被许可人的实质性罚则亦是普遍被认可的，如约定在对许可专利提出质疑的司法程序中，由被许可人承担许可人全部或一定比例的诉讼费及律师费等。这样的条款不违反不质疑协议的禁令，因为在此情况下将不符合专利要求的专利宣告无效的公共利益已经得到满足。当然，和解协议中的不质疑条款，效力也是被普遍肯定的

参考文献 ；

[1] JAYDRATLER.JR. 知识产权许可（上）[M] ,清华大学出版社，2003:48.

[2]吴广海, 专利技术许可中不质疑条款的法律规制[J], 科技进步与对策，2011(5):28.

[3] 67 Cal. 2d 882, 891, 435 P.2d321, 325 – 326 (1967)

[4] Automatic Radio MFG Co. Inc. v. Hazeltine Research, Inc.,339U.S.827 (1950).

[5] USSupreme Court Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)

[6] MedlmmuneInc. v. Genentech Inc. 549 U.S.118(2007)

[7] Rates Tech Inc. v.Speakeasy lnc , 685 F.3d 163 (2d Cir.2012)

[8] EUCommission 3 IIC 52(1972) 371

[9] 17IIC 362(1986) – Windsurfing International

[10] Guideline 112.

[11] GermanLaw Benkard / Ullmann, 15PatG,note 143

[12] Guideline112

[13] ECJ 21 IIC 212(1990) – Bayer AG

[14] WillianC. Holmes, Intellectual Property and Antitrust Law,PP5-76, 王先林译

[15]宁立志. 李文谦，不争议条款的反垄断法分析[J]，法学研究，2007(6):65